驰名商标是为相关公众广为知晓的商标，它不仅可以起到商标的识别作用制止混淆，还能发挥表彰功能制止一定程度的联想，从而具备巨大的商业价值。驰名商标的形成需要较长的培育过程，在此期间，为防止被抢注等风险，部分商标权利人通常还会申请注册防御商标，试图从源头上阻止不法行为。然而，商标侵权行为无孔不入，一旦发生纠纷，防御商标救济作用有限。这种情况下，企业能否主张认定主商标为驰名商标，获得更强的跨类保护？近日，上海市高级人民法院审结一起侵害商标权纠纷案，认定原告拥有防御商标并不影响其主张认定主商标为驰名商标，并根据在案证据，判决被告实施的非原样使用其注册商标行为构成侵权。该案判决有利于贯彻落实“权利保护”原则，给予商标与其知名度相匹配的保护力度，对推动商标品牌建设、促进经济高质量发展具有积极意义。

　　2015年，某高新科技集团推出一款企业级智能移动办公平台——钉钉。某科技公司（以下简称科技公司）和某信息公司（以下简称信息公司）是研发并提供钉钉产品和服务的主体。

　　其间，该高新科技集团分别申请注册了第42类软件运营服务等类别“钉钉”商标（以下简称第42类“钉钉”文字商标）、第42类软件运营服务等类别翅膀图形商标（以下简称第42类翅膀图形商标），注册公告日期分别为2015年8月14日、2017年12月21日。科技公司和信息公司经授权，享有前述两类注册商标的使用权。

　　经过长期使用和推广，第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标逐渐在国内享有较高知名度。

　　2016年9月12日，该高新科技集团又申请注册了第43类餐厅等类别翅膀图形商标（以下简称第43类翅膀图形商标），注册公告日期为2018年5月7日。科技公司和信息公司经授权，享有该商标使用权，并与从事相关餐饮服务的企业合作，为他们提供钉钉软件等产品或服务。

　　2016年12月28日，某餐饮集团创始人、某品牌公司董事长贺某从案外人处受让了第43类餐饮服务等类别、第29类食品产品等类别“钉钉冒菜”文字商标，两商标的申请注册日为2015年11月19日。

　　2017年3月，该餐饮集团孵化的首家项目子公司——某餐饮公司（以下简称餐饮公司）成立，在招商手册中载明“钉钉冒菜”图文组合标识为其经营的一家品牌公司的标识，并印有该品牌公司字样。2020年9月，钉某某冒菜店成立，经营者为贺某，亦在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及某外卖平台线上店铺等上使用了“钉钉冒菜”图文组合标识。

　　而在使用“钉钉冒菜”注册商标过程中，餐饮公司、钉某某冒菜店实施了大量非原样使用行为。比如，使用了相关“钉钉”文字和翅膀图形的组合标识，或单独使用翅膀图形标识；改变“钉钉冒菜”的字体并对其进行拆分，横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧；在线上店铺的菜单中也大量使用“钉钉﹢食品名称”的文字组合，如“钉钉—午餐肉”等。

　　科技公司和信息公司发现后认为，第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标，经过长期的使用和推广，在国内已为相关公众广泛知晓并具有较高的知名度和影响力，属于驰名商标。某品牌公司、餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某、外卖平台运营商的行为破坏了前述商标与软件运营服务之间的直接密切联系，减弱前述商标的显著性，构成商标侵权。故起诉到上海知识产权法院，请求判决五被告停止侵权、公开消除影响、赔偿损失300万元。

　　两原告还提交了营业执照、商标文件、推广报道等证据。证据显示网名为“热血小曾”的用户曾在钉某某冒菜店线上店铺发布评价称，“钉钉不止可以办公还可以吃冒菜，这边新开了一家钉钉冒菜店”。被告贺某曾与设计公司签订设计方案，也载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度”等。

　　鉴于该案涉及驰名商标的认定、案情较为复杂、对于同类案件具有普遍法律适用的指导意义，2021年12月，上海高院作出民事裁定书，对案件予以提级管辖。

　　“权利人已注册防御商标，本案缺乏认定驰名商标的必要性。”庭审中，原、被告围绕“认驰必要性”等问题展开了激烈交锋。

　　原来，我国法律法规针对已注册的驰名商标，给予跨类保护，即可以禁止他人在不相同或者不相类似的商品及服务上注册使用。然而，本案中，原告已经享有第43类翅膀图形商标，即防御商标，可将其作为权利基础进行商标维权。在这种情况下，是否还有必要认定驰名商标、寻求跨类保护？

　　五被告认为，没有必要认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。即使认定驰名商标，也应以被告“钉钉冒菜”商标申请注册。